La registrazione come marchio di un segno utilizzato per contraddistinguere beni e servizi è sempre consigliata al fine di rafforzarne la protezione, tuttavia non sono isolati i casi di tutela di marchi non registrati, nei limiti del c.d. preuso.
Infatti, il titolare di un marchio di fatto, ossia non registrato, che possa dimostrare l’utilizzo costante ed omogeneo nel tempo del proprio segno e la diffusione del medesimo a livello non locale, può opporsi alla successiva registrazione di un segno identico e/o simile per contraddistinguere beni o servizi identici e/o affini.
Detta tutela non è tuttavia automatica: è necessario che il titolare del marchio di fatto si adoperi per evitare la registrazione del segno identico e/o simile, o se già intervenuta, si attivi per contestarne la legittimità in ragione della pre-esistenza del proprio marchio. Un eventuale atteggiamento di tolleranza protratto nel tempo, per cinque anni consecutivi, da parte del titolare del marchio di fatto è, infatti, ostativa alla richiesta di tutela prevista dall’ordinamento italiano ed europeo.
Si tratta a ben vedere di un principio normativo e giurisprudenziale consolidato, che tuttavia potrebbe non trovare così facile attuazione in ragione del difficile onere probatorio posto a carico del titolare del segno distintivo non registrato.
Si consiglia pertanto una preventiva valutazione delle circostanze del caso da parte di professionisti esperti, al fine di individuare la migliore strategia attuabile.
(a cura dell’ Avv. Elisabetta Sgattoni – elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)